Sagen Sie einfach Oui – Markenschutz trotz Werbeanpreisung

28.11.2016

Die Hauptfunktion einer Marke besteht bekanntlich darin, auf die Herkunft eines Unternehmens hinzuweisen und Waren oder Dienstleistungen des einen Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Diese Eignung zur Unterscheidung nennt man Unterscheidungskraft. Eine wichtige Nebenfunktion der Marke ist ihre Werbefunktion. Attraktiv sind insbesondere Marken, die bereits eine Werbebotschaft enthalten, das Produkt anpreisen oder einen Kaufappell enthalten wie z.B. die bekannte, für Bonbons eingetragene Wortmarke „Nimm 2“. Hierbei ist oft zweifelhaft, ob eine Bezeichnung mit einem anpreisenden Sinngehalt noch über die für eine Markeneintragung erforderliche Unterscheidungskraft verfügt. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) und auch das Bundespatentgericht (BPatG) nehmen dabei eher eine strenge Haltung ein, die nicht selten vom BGH revidiert wird, so auch in einer aktuellen Entscheidung des BGH, der über die Unterscheidungskraft der Bezeichnung „Oui“ zu befinden hatte.

Ausgangsfall

Im Ausgangsfall war die Bezeichnung „OUI“ als Marke eingetragen für Waren im Modebereich, u.a. für Schmuck und Uhren in der Klasse 14 und für Bekleidungsstücke, Schuhe in der Klasse 25. Nachdem ein Dritter Löschungsantrag gestellt hatte, wurde die Löschung der Marke vom DPMA zunächst nur für die Waren in der Klasse 14 und im weiteren Verlauf vom BPatG auch für die Waren der Klasse 25 angeordnet. Dem Zeichen „OUI“ fehle die erforderliche Unterscheidungskraft, weil jedermann das französische Wort „Ja“ kenne und es sich um eine reine Werbeanpreisung handle. Das Wort „Ja“ diene nur dazu, die Aufmerksamkeit der Kunden durch „beifälliges Wohlwollen“ zu wecken.

Wie entschied der BGH?

Der BGH (Beschluss v. 31.05.2016 – I ZB 39/15 - OUI) folgt dem jedoch nicht und betont, dass der anpreisende Sinn einer Bezeichnung deren Eignung als Herkunftshinweis und damit als Marke nur dann ausschließt, wenn der Verkehr die Bezeichnung ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht. Das sei bei der Bezeichnung „OUI“ für Waren im Modesektor nicht der Fall. Ausgehend von dem Grundsatz, dass für die Eintragung einer Bezeichnung als Marke jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, könne der Marke „OUI“ für Waren im Bekleidungs- und Schmucksektor nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Denn der Verkehr werde die Bezeichnung „OUI“ nicht stets nur als Werbung und nicht auch als Unterscheidungsmittel verstehen. Eine ausschließlich anpreisende Bedeutung folge insbesondere nicht aus Verwendungsbeispielen im Internet, auf die das BPatG abgestellt hatte. Denn diese Beispiele würden das Wort „OUI“ nicht in Alleinstellung, sondern mit weiteren Zusätzen zeigen und auch nur als bloße Übersetzung des deutschen Wortes „Ja“ (BGH, a.a.O. [Rn. 23, 24].

Praxishinweis

Die erfreuliche Entscheidung des BGH knüpft an andere anmelderfreundliche Entscheidungen des BGH an. Ähnlich hatte der BGH bereits im Fall der Bezeichnungen „YES“ (BGH, Beschl. v. 15.07.1999 – I ZB 16/97), „LOOK“ (BGH, Beschl. v. 07.06.2001 – I ZB 20/99) und „For you“ (BGH, Beschl. v. 10.07.2014 – I ZB 81/13) entschieden. Nach mittlerweile gefestigter Rechtsprechung des BGH schließen sich Werbewirkung und Identifizierungsfunktion einer Marke nicht gegenseitig aus. Die anpreisende Funktion einer Marke, z.B. auch eines Werbeslogans, kann allein nicht zur Begründung einer fehlenden Unterscheidungskraft herangezogen werden. Der BGH bekräftigt mit erfreulicher Klarheit, dass die Eignung einer Bezeichnung als Herkunftshinweis nur dann ausgeschlossen ist, wenn der Verkehr diese ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht. Erfreulich ist auch, dass der BGH der vom DPMA verbreiteten Praxis, sich für die angeblich fehlende Unterscheidungskraft auf Google-Suchtreffer und Einträge in Online-Verzeichnissen zu berufen, Grenzen gesetzt hat und verlangt, die fehlende Eignung der jeweiligen Bezeichnung als Marke in Alleinstellung konkret darzulegen und nachzuweisen. Es ist daher bedauerlich, wenn sowohl DPMA als auch BPatG die Dinge oftmals wesentlich strenger sehen. Der Fall „OUI“ sollte jedenfalls als ermutigendes Signal verstanden werden, bei Beanstandungen des DPMA in Anmeldeverfahren nicht vorschnell aufzugeben und notfalls den Instanzenzug bis zum BGH zu gehen.

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